Охрана полезных моделей: требуются изменения
О.Г.МОРСКАЯ – патентный поверенный (Москва, glbvn@yandex.ru)
Автор анализирует, как изменился подход к рассмотрению заявок на полезные модели, с какими трудностями при этом сталкиваются заявители, и предлагает пути решения проблемы.
В последнее время о полезных моделях написано много. Действительно, то, что произошло с требованиями к оформлению заявок на полезные модели и их рассмотрением, не похоже на наши прежние представления об этом, а теперь затронуло еще и изобретения.
Изменения в подходе к рассмотрению заявок на полезные модели начались с принятия Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель (утверждены приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 196). Прошу прощения у читателей, но процитирую всем известный фрагмент из Рекомендаций, с которого все и началось: «Такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др.), наборы, комплекты и т.п., не могут быть отнесены к устройству, так как такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели».
В этом документе впервые было сказано, что «совокупность устройств, предназначенных для совместного использования» , не является устройством и не может получить правовую охрану в качестве полезной модели. Например, Рекомендации не относят к устройству систему спутниковой связи, содержащую передатчик, находящийся на Земле, и приемник, установленный на спутнике, функционально связанные друг с другом посредством радиоволн. Исходя из Рекомендаций такая система не может охраняться в качестве полезной модели. Рекомендации не учитывают, что по отдельности ни приемник, ни передатчик не могут обеспечить связь между спутником и Землей, только совместно они создают «новое устройство с новой функцией» , причем за счет того, что находятся в функциональной взаимосвязи с использованием радиоволн. По какой причине такая система не может быть отнесена к устройствам? Неясно. К тому же общеизвестно, что радиоволна так же материальна, как, например, болт.
Дальнейшее развитие новый подход к полезным моделям получил в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы и Требованиях к документам заявки на выдачу патента на полезную модель.
В Требованиях указано, что для отнесения объекта к устройствам необходимо, чтобы части (детали, компоненты, узлы, блоки) были соединены между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения. Из этого следует, что охраняться в качестве полезных моделей могут только механические устройства. Но мы живем в XXI веке, нас окружают современные устройства, работающие на радиоволнах, инфракрасном излучении, а согласно новым Правилам и Требованиям эти объекты не являются устройствами, так как их части не соединены между собой сборочными операциями.
При переписке по заявкам на полезные модели, поданные, например, на системы, экспертиза после сообщения о том, что патент на полезную модель на такую разработку выдан быть не может, обычно предлагает преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение. Однако такое предложение ставит в неравное положение тех, кто разрабатывает механические устройства и тех, кто работает с современными устройствами, работающими с использованием функциональной связи (ИК, радиоволны). Дело в том, что исключительные права, вытекающие из патента на изобретение и патента на полезную модель, одинаковы (в данном случае несущественно, что при установлении факта использования полезной модели не применяются эквиваленты). Разработчикам механических устройств, которые не дотягивают до требований патентоспособности, предъявляемых к изобретениям, согласно новым нормативным документам такую разработку запатентовать как полезную модель можно. И получить все права патентообладателя. А разработчикам современных устройств, использующих функциональную связь, нельзя, они обязаны работать только на уровне изобретений, то есть обеспечивать соответствие разработки условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и дополнительно соответствовать изобретательскому уровню. Это несправедливо, так как исключает возможность получения патента на полезную модель для изобретателей, работающих в целом ряде областей техники (причем самых современных). Выходит, что новая система охраны полезных моделей, вместо того чтобы способствовать развитию техники и быстрому внедрению новейших разработок, разворачивает нас назад.
Логичнее было бы использовать прежнюю трактовку понятия «устройство» , одинаковую для изобретений и полезных моделей, и не делить изобретателей по принципу функционирования создаваемых ими разработок на две неравноправные группы, одна из которых может получить патент при отсутствии у разработки изобретательского уровня, а у другой такой возможности нет. С привычным для всех патентоведов понятием «устройство» никогда не возникало проблем – заявки на полезные модели подавались на те же устройства, на которые могла быть подана заявка на изобретение. В полезных моделях привлекало главное – патент можно было получить быстро. Еще некоторых заявителей интересовало то, что патент можно получить на устройство, создание которого не требует творческого труда, но об этом далее.
Все же для разработчиков новой продукции зачастую основным достоинством полезной модели является возможность быстрого получения охранного документа, что создает условия для оперативного введения в гражданский оборот продукта, в котором воплощена полезная модель. В связи с этим, на мой взгляд, представляется целесообразным рассмотреть возможность возврата нормы, в соответствии с которой полезная модель выдается без проведения информационного поиска и экспертизы заявки по существу, то есть исходя из явочного принципа выдачи патента, и может быть признана или не признана соответствующей условиям патентоспособности только по решению, принятому Роспатентом по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента, или при оспаривании решения Роспатента в судебном порядке.
Явочный подход к выдаче патентов на полезные модели применялся до введения в действие новой редакции ГК РФ, вступившей в силу с 1 октября 2014 г. Практика показала, что основным недостатком такого подхода являлся вовсе не явочный принцип выдачи патентов, а всего лишь два условия патентоспособности – «новизна» и «промышленная применимость» . В результате при простоте получения патента на полезную модель (без проведения экспертизы по существу) его сложно было признать недействительным, поскольку выявить из уровня техники техническое решение, совпадающее по всем существенным признакам с полезной моделью, зачастую невозможно.
Нужно также учитывать, что в ст. 1347 действующей редакции ГК РФ, как и в ранее действующем законодательстве, указано, что «автором … полезной модели … признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности» . Вместе с тем оценка творческого вклада автора в создание полезной модели не предусматривалась ранее, не предусматривается она и действующей редакцией ГК РФ. Если же вернуть явочный принцип выдачи патента, но при этом ввести еще одно условие патентоспособности – «изобретательский шаг» или «изобретательский уровень» (данное условие патентоспособности отвечает за творческий характер технического решения), то противоречие между простотой получения патента и сложностью его опротестования будет устранено.
В качестве ограничений, отличающих полезные модели от изобретений, по-видимому, нужно сохранить более короткий срок действия патента и, конечно же, оставить ограниченный круг объектов, которым предоставляется охрана как полезным моделям – только устройства. Способам, а также продуктам, не являющимся устройствами, охрану в качестве полезных моделей предоставлять нецелесообразно.
Если вернуться к явочной системе выдачи патента, очевидны следующие преимущества.
Для Роспатента. Существенно снизятся трудозатраты при рассмотрении заявок на полезные модели в экспертных отделах ФИПС (не нужно проводить информационный поиск). При этом маловероятно, что заметно возрастет число возражений против выдачи патентов на полезную модель по сравнению с настоящим временем. Обычно возражения против выдачи патентов подаются в связи с предъявлением патентообладателем претензий к третьим лицам относительно нарушения исключительных прав на полезную модель. Число возражений против выдачи патентов обусловлено хозяйственной деятельностью и напрямую не связано с условиями патентоспособности, в соответствии с которыми охраняется полезная модель.
Кроме того, не потребуется вводить новые методические подходы к рассмотрению полезных моделей. За исключением ограничения по кругу объектов (только устройства), в остальном можно применять наработанные десятилетиями подходы, использующиеся при рассмотрении заявок на изобретение.
Отличие полезных моделей от изобретений будет только в том, что по изобретениям проводится экспертиза по существу федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а по полезным моделям федеральным органом проверяется только, является ли заявленный объект техническим решением, относящимся к устройству, правильно ли оформлены документы заявки, не нарушено ли единство полезной модели.
Далее при необходимости патент на полезную модель может быть признан недействительным по возражению, поданному любым лицом в Палату по патентным спорам.
Для патентообладателей. Возможность быстро получить патент и выйти с новым продуктом (устройством) на рынок, имея патент, подтверждающий исключительные права на техническое решение, воплощенное в этом продукте.
Для третьих лиц. При предъявлении какому-либо лицу претензий о нарушении исключительных прав, подтвержденных патентом на полезную модель, это лицо может, используя отработанную методику, применяющуюся при экспертизе изобретений, подать возражение в Роспатент и при наличии в возражении убедительных аргументов признать патент на полезную модель недействительным.
В качестве дополнения можно отметить следующее. Бытует мнение, что институт полезных моделей создавался в расчете на то, что им будут пользоваться «малые» изобретатели для «малых» изобретений. Однако в современных условиях такой подход не оправдан. Техника постоянно развивается, появляются новые направления. И как разделять «малые» изобретения и «большие»? Более обоснованным представляется подход, при котором к изобретениям и полезным моделям предъявляются одинаковые требования, а разница состоит лишь в том, что по изобретениям экспертизу проводит Роспатент, а по полезным моделям, патенты на которые можно получить быстро, – любое лицо, которое по какой-то причине сочло необходимым признать выданный патент на полезную модель недействительным и подало возражение против выдачи
патента.
